Diante da economia legislativa, inspirei, levantei a sobrancelha, desconfiada de que não examinei a lei com a atenção necessária; franzi a testa ao considerar que o arquivo publicado poderia estar corrompido, até que expirei, lembrei-me do BOTOX, marca registrada e recentemente confirmada pelo TRF3[1], sob o entendimento de que o termo não se confunde com a substância toxina botulínica, seu principal componente (tema para outra oportunidade) que não seria conveniente desgastá-lo a essa altura.

​Em 24 anos de profissão e mais 4 de formação ativa, ou seja, em 28 anos nunca vi uma decisão ser efetivada de maneira tão ágil o quanto míope. Explico:

O recém revogado parágrafo único do artigo 40 da Lei 9.279/96[2], garantia aos titulares de pedido de patente, excepcionalmente, um período mínimo de vigência para patentes de invenção e modelo de utilidade, tendo como marco inicial a data da sua concessão e não do depósito da patente.

​Não obstante a discussão sobre o cabimento, validade e conveniência social do parágrafo único do art. 40 ter sido acalorada pela crise sanitária mundial, a razão do dispositivo não tinha o fim nele mesmo, como as manchetes levam a crer, mas sim compunha a sistemática da lei e se justificava Na garantia de justo retorno àqueles que investem em desenvolvimento de novos produtos, soluções.

​Isso por quê, de acordo com a Lei 9.279/96, a patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depósito e, a bem da verdade, o INPI[3] não tem conseguido examinar os pedidos de patente em tempo razoável. Esse fato deu suporte ao argumentou de que pretenderia o legislador corrigir uma falha da administração pública, o que até se admite a título de elocubração.

[1] Tribunal Regional da 3ª Região

[2] Seção II

Da Vigência da Patente

Art. 40. A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depósito.

Parágrafo único. O prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior.        (Vide ADIN 5529)    (Revogado pela Lei nº 14.195, de 2021)

[3] Instituto Nacional da Propriedade Industrial

​Posto que, a razão de ser do recém revogado parágrafo único do artigo 40 da Lei 9.279/961 era, sem dúvida, garantir o retorno aos investimentos em pesquisa e desenvolvimento. Uma vez que aquele que investe em pesquisa e desenvolvimento de novas soluções não o faz por deleite ou desejo único de reconhecimento, mas sim para ter o justo retorno do seu investimento, enquanto nação, devemos construir políticas sérias que incentive os investimentos em pesquisa e desenvolvimento de novas soluções e conceda garantias quanto ao seu retorno.

Nesse contexto, surge o direito, através da proteção e, por ela, a exclusividade temporária, para garantir que a expectativa de receita futura do investidor, se concretize.

​Quando a gente tem de um lado um órgão que não responde em prazo razoável aos pedidos de patente e de outro uma legislação que não confere as garantias esperadas, tem-se um desequilíbrio e com ele um desincentivo aos novos investimentos.

​Não fosse o acima suficiente, a regra geral é que a decisão tenha efeitos ex nunc, ou seja, fica preservado o tempo de vigência das cartas patentes concedidas sob a égide do parágrafo único do art. 40 da LEI 9.279/96.

Contudo, os efeitos da decisão para as cartas patentes que tenham por objeto produtos e processos farmacêuticos, equipamentos e/ou materiais de uso para fins de saúde, indústria que mais investe em pesquisa e desenvolvimento no mundo, é ex tunc, ou seja, a vigência deverá ser recalculada para o fim de excluir eventual acréscimo de prazo decorrente do parágrafo único do art. 40 da Lei9.279/96.

​Outro ponto bem enfrentado no acórdão refere-se aos efeitos da decisão do INPI que declara o alto renome de uma marca, reconhecimento, que garante ao titular o direito de uso exclusivo não apenas em relação aos produtos e serviços para os quais fora registrada, mas em relação a todos os produtos e serviços, independente de registro.

Restou reconhecida a eficácia atributiva do direito do titular, com “efeitos meramente prospectivos”, em razão dos quais o status de alto renome apenas tem o condão de atingir as marcas requeridas– e não apenas as concedidas – depois da publicação da condição.

​“Os pedidos já depositados não podem ser atingidos por decisão que posteriormente reconhece o alto renome de marca idêntica ou semelhante, anteriormente registrada para outro tipo de produto ou serviço, salvo, é claro, se o depositante tiver agido de má-fé”, concluiu o Ministro Sanseverino.

O entendimento nos parece adequado. Seja por não ter a coexistência impedido a construção da distintividade especial na percepção do consumidor; seja pelo fato de que a condição especial não é inerente ao sinal, mas construída pela boa gestão do seu uso.

​Portanto, até lograr tal condição, o registro sujeita-se a regra ordinária, submetendo-se ao princípio da especialidade das marcas, que estabelece que a proteção conferida à marca registrada opera-se no limite dos produtos ou serviços especificados, alcançando aqueles que com os quais possa gerar associação ou confusão.

Decisão Comentada: Recurso Especial nº 1893426 2018/0232660